Nome dominio e tutela del marchio.

Il nome a dominio è un segno distintivo importantissimo. La sua scelta, gestione e difesa va fatta secondo criteri che permettano di sfruttare senza spese eccessive le potenzialità del web.

Il sito web è il primo strumento di web marketing e il suo primo segno distintivo è il nome dominio

Ma come scegliere il nome a dominio da registrare? Come orientarsi rispetto alla moltitudine di estensioni disponibili? E come comportarsi se qualcuno ha già registrato un nome a dominio identico o simile al marchio dell’impresa o del suo prodotto?

Nome a dominio e marchio

La navigazione in internet è basata sull’uso di indirizzi alfanumerici. Ciò determina un legame inscindibile fra nomi a dominio e marchi. La maggior parte dei marchi costituiti da lettere o numeri possono essere registrati come nomi a dominio (ad esempio www.tuomarchio.it).

Tutela del marchio su internet con il nome dominio

La titolarità di un marchio non conferisce automaticamente la titolarità del corrispondente nome a dominio. Per integrare la tutela del marchio su internet è importante registrare il nome a dominio corrispondente al marchio nei registri di interesse.

Estensioni e registri per il nome dominio

Un nome a dominio è costituito da una serie di caratteri seguita da un punto e da un’estensione. L’estensione è una stringa di caratteri (ad esempio .it, .moda, .gratis) corrispondente al registro nel quale il nome a dominio viene iscritto.

Registri nazionali e regionali

Esistono registri di nomi a dominio nazionali, regionali e generici. Ad esempio, sono registri nazionali i registri .it per l’Italia, .de per la Germania, .fr per la Francia; regionali i registri .eu per l’Unione Europea, .asia per i paesi asiatici.

Registri generici

Vengono chiamati generici (generic Top Level Domains, o gTLD) i registri non legati ad un paese o area geografica. Per molti anni i registri generici disponibili sono stati essenzialmente quelli contraddistinti dalle estensioni .com, .org, .net., .biz, e .info. A seguito della recente scelta di liberalizzare le richieste di nuovi registri generici, il loro numero è in rapido aumento.

La tutela del nome di dominio: il caso Uovo Art vs uovo.com

Il nome di dominio e la tutela del marchio: Uovo Art LLC v. Mira Tenere, Mira Holdings, Inc. –Caso No. D2016-0214

Le parti:

• Il ricorrente è Uovo Arte LLC di Long Island City, New York, Stati Uniti d’America.
• Il Resistente è Mira Hold, Mira Holdings, Inc. di Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti d’America.

Il nome a dominio contestato <uovo.com> è iscritto WorthyDomains LLC (il “Registro”).

I Fatti.

Il ricorrente ha registrato i marchi uovo, UOVO, UOVO FINE ART STORAGE, e UOVO FASHION STORAGE. UOVO è stato registrato il 9 dicembre 2014.UOVO FINE ART STORAGE, e UOVO FASHION STORAGE sono stati registrati il 19 novembre 2013. Il ricorrente gestisce due magazzini per opere d’arte e un sito web che fornisce informazioni sui suoi servizi.

Il nome a dominio contestato è attualmente in vendita su una pagina web su cui viene offerto per USD 125.000.

Il ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato è confondibile e praticamente identico al suo marchio Uovo. Il ricorrente afferma la proprietà dal 2013 della famiglia di marchi Uovo composta da tre marchi registrati uovo e due marchi di common law supplementari, UOVO ART STORAGE e UOVO WINE STORAGE. Il ricorrente sostiene che il resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio contestato, avendolo registrato successivamente alla segnalazione del ricorrente. Il ricorrente sostiene che il nome a dominio non è utilizzato dal resistente. Al contrario, il ricorrente sostiene che il convenuto ingiustamente e in mala fede si è appropriato del marchio UOVO del ricorrente al fine di attirare gli utenti di Internet ad un sito web su cui il convenuto sta offrendo il nome a dominio contestato per la vendita. Il ricorrente sostiene inoltre che il convenuto ha l’obbligo di garantire che la registrazione del nome a dominio contestato non violi i diritti altrui, e che il convenuto non può non essersi accorto del fatto che il nome a dominio è identico o confondibile con il marchio del ricorrente.

Il Resistente sostiene che il nome a dominio contestato è costituito da una parola italiana del dizionario – “uovo” –  che traduzione della parola inglese egg. Il Resistente afferma che “uovo” è principalmente e soprattutto associato con il suo significato comune e non certo all’attività del Ricorrente.

Il Resistente sostiene che mentre “uovo” non è descrittivo dei servizi del ricorrente, il marchio del Ricorrente molto probabilmente è stato individuato in base al valore connotativo della parola generica, spiegata dal fatto che le opere d’arte, come le uova, devono essere delicatamente maneggiate. Secondo il convenuto, “uovo” come parola di quattro lettere che identifica un prodotto alimentare di base ha un notevole valore commerciale indipendentemente dal marchio del Ricorrente, come risulta dai mercati secondari per i nomi di dominio. Il Resistente nega ogni conoscenza del marchio del Ricorrente, ed evidenzia che nessun uso è stato fatto del nome a dominio contestato in alcun modo connessi ai servizi di imballaggio e custodia del ricorrente. Il Resistente sostiene di avere diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato, perché “l’interesse aspettativa commerciale” del Resistente sul nome a dominio non si fonda sul valore percepito del marchio del Ricorrente, ma piuttosto sulla base di una ragionevole aspettativa del nome a dominio come parola con un valore commerciale in senso descrittivo o generico. Il Resistente nega le accuse del ricorrente che il nome a dominio contestato sia stato registrato e venga usato in mala fede. Il Resistente spiega che una parola generica di quattro lettere è stato registrata per la vendita generale a tutti coloro che potrebbero optare per l’acquisto, non per scopi relativi allo stoccaggio di opere d’arte o servizi di deposito.

Il Ricorrente per ottenere una decisione di annullamento o trasferimento di un nome a dominio deve provare:

• che il nome a dominio registrato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio di titolarità del Ricorrente ha diritti; e
• che il resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome di dominio; e
• che il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.

La cancellazione o il trasferimento del nome a dominio sono gli unici rimedi previsti per il Ricorrente.

Il nome a dominio contestato è confondibile con i marchi UOVO registrati dal ricorrente.

UOVO è l’elemento dominante dei marchi del Ricorrente ed è incorporato nella sua interezza nel nome a dominio contestato. Il nome a dominio contestato è confondibile con i marchi Uovo del Ricorrente.

La malafede solo presunta del resistente.

Il modello di business del Resistente interessa la negoziazione di nomi a dominio, in cui il convenuto cerca di acquisire i nomi di dominio di valore, che possono poi essere depositati o messi in vendita al pubblico. Il Resistente sostiene di acquisire nomi a dominio generici o descrittivi, e in particolare i nomi a dominio generici brevi. E’ legittima la registrazione di un nome a dominio composto da parole che si trovano nel Dizionario. Nel caso di specie, è probabile che una ricerca sommaria da parte del convenuto prima di registrare il nome a dominio contestato avrebbe rivelato l’esistenza dei marchi del ricorrente. L’assenza di una tale ricerca, tuttavia, non dimostra la mala fede del convenuto. In considerazione delle conclusioni del panel sotto l’intestazione seguente, non è necessario per il pannello di decidere la questione per quanto riguarda i diritti del convenuto o interessi legittimi ai sensi del paragrafo 4 (a) (ii) della politica.

Sono la prova della registrazione e l’uso di un nome a dominio in mala fede:

• circostanze che indichino che il convenuto abbia registrato o acquisito il nome a dominio allo scopo di vendere, affittare o altrimenti trasferire la registrazione del nome al proprietario del marchio registrato o ad un concorrente; o
• circostanze che indichino che il convenuto ha registrato il nome di dominio al fine di interrompere l’attività di un concorrente; o
• circostanze che indichino che l’intervistato sta usando il nome di dominio per tentare intenzionalmente di attrarre, a scopo di lucro, gli utenti Internet sul proprio sito web o altro luogo online, creando un rischio di confusione.

Il nome di dominio e la tutela del marchio: la decisione.

Per le ragioni che precedono, il reclamo è rigettato.

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