Marchio Facebook vs. Huntbook: si può usare il suffisso book?

Si può usare il suffisso book per il proprio segno distintivo senza incappare in una violazione del logo di Facebook?

È successo al marchio Huntbook che ha cercato di depositare il proprio logo. Facebook ha vinto l’opposizione sia in primo che in secondo grado.

Il caso si inserisce nell’ormai purtroppo nota politica aziendale di Facebook nei confronti di cui utilizza il suffisso “-book” all’interno del proprio segno distintivo.

Facebook Inc. ha proposto formale opposizione contro la registrazione di Huntbook sostenendo la sussistenza nel marchio Facebook , registrato per una serie di beni e servizi di cui alle classi 9, 35, 38, 41 e 42, dei requisiti di cui all’art. 8, par. 1, lett. b), EUTMR.

La lett. b) dell’art. 8 precisa l’importanza dell’esistenza di un:

“rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore […] a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti”.

Proprio sul rischio di confusione e sulla notorietà del logo Facebook si è basata la decisione di primo grado. Secondo i giudici, nel caso esaminato, è evidente il forte rischio che i consumatori operassero un’associazione mentale tra i due marchi Facebook e Huntbook. Cosi facendo Huntbook approfitterebbe della notorietà acquisita dall’opponente da parte dell’opposto.

Huntbook ha cercato di difendersi evidenziando:

• la totale diversità tra i due segni, anche dal punto di vista grafico;
• il fatto che entrambi i marchi non costituissero parole aventi un senso compiuto;
• l’irrilevanza della comunanza del termine “-book”, in quanto generico e quindi non monopolizzabile da parte di Facebook;
• la differenza del pubblico di riferimento tra le due piattaforme, nonché del rispettivo funzionamento;
• il riferimento del marchio al “libro del cacciatore” utilizzato comunemente da chi pratica tale attività;
• l’assenza di qualsivoglia rischio di confusione da parte dell’Ufficio marchi e brevetti spagnolo, ufficio presso il quale il marchio era stato depositato.

La decisione ha rigettato tutte le argomentazioni proposte da Huntbook confermando la decisione di primo grado.

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