Marchio debole: secondary meaning e tutela del marchio descrittivo

Conosci la differenza tra marchio debole e marchio forte? Quali sono le peculiarità distintive che identificano marchio forte e marchio debole? Oggi approfondiamo questo aspetto molto importante riguardo alla tutela dei marchi.

Marchio debole, Marchio forte, Marchio descrittivo: partiamo dal principio

Il carattere distintivo è una delle caratteristiche principali del marchio. Carattere distintivo significa che è il marchio deve avere la capacità di contraddistinguere un prodotto o un servizio come proveniente da una specifica fonte imprenditoriale.

Il marchio descrittivo

I marchi indicativi del nome comune di un prodotto o di una categoria merceologica e quelli meramente descrittivi delle caratteristiche o delle funzioni essenziali del prodotto che contraddistinguo non possono essere registrati. Per esempio sono stati dichiarati nulli i marchi jeans, per i pantaloni, e quelli video, per i prodotti destinati alla cura degli occhi.

I marchi descrittivi sono quei marchi privi di capacità distintiva, ritenuti non validi ex art. 13 CPI. Sono quei marchi composti unicamente da termini generici e di uso comune, che contraddistinguono proprio quel prodotto o servizio.

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

2. In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

4. Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.

Spesso la decisione di adottare un marchio descrittivo corrisponde ad una precisa scelta aziendale. Non è soltanto attribuibile ad un inaridimento della creatività o da carente cultura d’impresa. Infatti un marchio descrittivo nella percezione del consumatore riconduce immediatamente al prodotto o servizio che è destinato a contraddistinguere.

Un marchio descrittivo comporta certamente – per l’azienda – minori investimenti economici in termini di comunicazione, rispetto ad uno dotato di maggiori elementi di fantasia, perché il messaggio è immediato e non deve essere pubblicizzato.

Allo stesso tempo, il titolare del marchio descrittivo non potrà però pretendere lo stesso livello di tutela che spetta ad un marchio distintivo definito ‘forte’, contenente elementi di originalità e di fantasia derivante da uno sforzo creativa che merita di essere considerato e difeso.

Il marchio debole

Il termine “marchio debole” è utilizzato per descrivere un marchio con poca capacità distintiva, perché generico o inclusivo del prodotto o servizio che rappresenta. Il segno “debole” è generalmente più difficile da proteggere attraverso la registrazione, ed è più vulnerabile al rischio di confusione e contraffazione

I c.d.marchi ‘deboli’ risultano concettualmente legati al prodotto, dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l’uso di parole di comune diffusione in relazione ai prodotti/servizi che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo (Sentenza CR 05/2014). Conseguentemente, “la qualificazione del segno distintivo come marchio (forte o debole) incide sulla intensità della tutela che ne deriva…” (Sentenza CR 15/15, 10/11/2014).

Il marchio descrittivo e il secondary meaning

La distintività è soltanto un elemento tra altri che intervengono al momento della valutazione di confondibilità. Però… può succedere che un marchio descrittivo acquisti distintività grazie all’uso, prolungato nel tempo e di considerevole portata, anche in termini di comunicazione.

Stiamo parlando del fenomeno del “secondary meaning”, concetto mutuato dal diritto anglosassone, che attribuisce quella forza caratterizzante a quei marchi che ne nascono sprovvisti.

Il c.d. secondary meaning vale a dire il rafforzamento in ragione dell’uso reiterato, è idoneo a rendere registrabile un marchio di forma originariamente privo di capacità distintiva, ma non uno la cui forma dà un valore sostanziale al prodotto che però, se comunque individualizzante, può essere tutelata, a fronte dell’altrui attività contraffattiva, sotto il profilo della concorrenza sleale per imitazione servile. (Foro italiano – 2012)

Uno degli ultimi esempi dell’affermarsi di questo fenomeno è la sentenza della Corte di Cassazione no. 1861 del 2.2.2015, che ha visto prevalere la Natuzzi SpA, titolare del marchio Divani&Divani sulla ditta Divini & Divani, titolare dell’omonimo marchio, dopo un alternarsi di decisioni in alcuni casi contrastanti, che risalgono all’avvio della causa nel 2003.

La Cassazione ha riconosciuto che la capacità distintiva acquisita dal marchio Divani&Divani in diciotto anni di intenso uso commerciale e pubblicitario non poteva essere ignorata e che la Corte d’Appello non aveva tenuto conto della giurisprudenza che riconosce ai marchi originariamente deboli la possibilità di acquisire capacità distintiva (“secondary meaning”) per effetto di un’elevata diffusione commerciale e pubblicitaria.

Un’altra particolare decisione riguarda il caso Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc. sul colore rosso della suola delle scarpe, tipico delle calzature Louboutin. Il Giudice ha stabilito che per quanto un colore non possa essere considerato intrinsecamente distintivo, nel caso specifico, nella mente del consumatore il colore rosso della suola è attribuito alle Louboutin. La suola della maison ha acquisito un secondary meaning che merita protezione.

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