Louboutin e la tutelabilità del marchio

La somiglianza tra segni si può valutare sulla base di un solo elemento dominante unicamente nel caso in cui tutte le altre componenti del marchio siano trascurabili. Ove, invece, gli elementi del marchio complesso siano di pari importanza, la valutazione sulla confusione tra marchi deve basarsi sull’impressione generale prodotta dal marchio stesso. (Corte giustizia Unione Europea Sez. IX, 14/04/2016, n. 515/15 – Roland SE c. EUIPO-Christian Louboutin)

Con l’ordinanza annotata, la Corte di giustizia si è pronunziata sul ricorso presentato dalla società Ronald SE – titolare del marchio internazionale per calzature composto dalle parole “my SHOES” apposte rispettivamente su un quadrato blu ed un rettangolo rosso – oppostasi, per preteso rischio di confusione con il proprio segno anteriore, alla registrazione del marchio europeo dello stilista Louboutin, costituito dal colore rosso applicato alle suole delle scarpe dell’omonima maison di moda.

Louboutin e la tutelabilità del marchio colore

La vicenda giudiziaria trae origine dalla decisione assunta il 16 luglio 2011 dalla Commissione dei Ricorsi dell’OAMI che, annullando la pronunzia emessa in prima battuta dal medesimo Ufficio, aveva accolto la richiesta di Christian Louboutin di registrazione del marchio di colore identificato da uno specifico codice Pantone e relativo a prodotti della classe di Nizza n. 25 (in particolare “scarpe con tacco alto”).

Contro la decisione della Commissione dei Ricorsi è stata proposta impugnazione da parte di Roland SE in quanto, secondo la società ricorrente, la presenza del rettangolo rosso nel marchio internazionale figurativo anteriore “my SHOES” costituiva un impedimento alla registrazione del marchio di colore posteriore e, pertanto, la decisione della Commissione sarebbe stata assunta in violazione dell’art. 8, par. 1, lett. b) del Regolamento UE n. 207/2009.

Tuttavia, sia il Tribunale dell’UE sia la Corte di giustizia, a séguito del complessivo esame dell’immagine prodotta dai segni a confronto, hanno rilevato l’assenza di somiglianze rilevanti tra il marchio anteriore ed il marchio posteriore ed hanno escluso la sussistenza di possibili motivi di confusione, così respingendo – rispettivamente in primo grado ed in sede di gravame – l’opposizione di Roland SE.

La registrazione del marchio Europeo “Louboutin”: rappresentazione e capacità distintiva

Nel caso di specie sono stati accertati tutti i presupposti per la registrazione del marchio Louboutin, il quale è stato riconosciuto meritevole di tutela dalla Commissione dei Ricorsi dell’OAMI e, indirettamente, dalla Corte di giustizia che ne ha confermato la validità con l’ordinanza in oggetto. Da un lato è stata riscontrata la presenza di una chiara e stabile rappresentazione del marchio, imperniata allo specifico codice Pantone di riferimento indicato nella domanda di registrazione. Dall’altro lato è stata ammessa la capacità distintiva del colore rosso, se applicato alle suole di scarpe col tacco.

A tale ultimo proposito, si legge nella decisione della Commissione dei Ricorsi del 16 luglio 2011 che – preso atto che in forza della normativa europea il carattere distintivo di un segno deve essere valutato in rapporto ai prodotti per i quali si chiede venga registrato ed in rapporto alla percezione che il pubblico matura per tali beni – il colore “rosso Louboutin” non costituisce un colore per se (in quanto tale troppo generico per poter essere tutelato), ma risulta al contrario vincolato ad una specifica parte di un determinato prodotto; a fortiori, la Commissione ha affermato come i consumatori europei, abituati a suole nere o beige, percepiscano con sorpresa e ricordino facilmente il colore rosso che caratterizza le scarpe dello stilista Louboutin; inoltre, le prove versate nel procedimento dinnanzi alla Commissione da Christian Louboutin sul significato acquisito dal colore attraverso l’uso (in particolare, gli articoli di stampa internazionale da cui emerge la riconducibilità delle scarpe con la suola rossa a sé e alla omonima maison di moda) sono state ritenute dall’Ufficio esaminatore sufficienti a dimostrare il carattere distintivo conseguito dal marchio.

Alla luce di ciò la Commissione dei Ricorsi, ritenendo errata la conclusione a cui era giunto in prima istanza il medesimo Ufficio di Alicante, ha accolto il ricorso proposto da Christian Louboutin ed ha registrato il marchio limitatamente alle “calzature con tacco alto (ad eccezione delle calzature ortopediche)”.

Gli orientamenti internazionali sulla tutelabilità del marchio Louboutin

La decisione in commento si colloca in un panorama di divergenti orientamenti internazionali sulla registrabilità proprio del marchio di colore Louboutin.

Negli Stati Uniti il marchio “della suola rossa” è stato al centro di una vicenda giudiziaria di rilevante risonanza nel settore della moda, che ha visto contrapposti Christian Louboutin e Yves Saint Laurent, in ragione della produzione, da parte di quest’ultima maison, di scarpe colorate di rosso sia sul pellame sia sulla suola: con conseguente richiesta da parte di Christian Louboutin di inibizione di Yves Saint Laurent dalla commercializzazione delle scarpe monocromatiche e domanda, in via riconvenzionale, di Yves Saint Laurent di annullamento del marchio Louboutin.

La Corte d’oltreoceano competente a decidere in primo grado aveva ritenuto soccombente su tutti i fronti Christian Louboutin, rigettando la domanda inibitoria ed accogliendo la richiesta di Yves Saint Laurent di annullamento del marchio di colore; secondo il giudice investito della questione, i colori nell’industria della moda avrebbero, infatti, mera funzione ornamentale ed estetica, vitali per una solida competizione, e non potrebbero essere oggetto di tutela costituendo colori per se, ancorché il titolare ritenga di aver dimostrato la loro riconoscibilità da parte del pubblico (ossia l’acquisizione del cd. secondary meaning).

Tale rifiuto da parte del giudice statunitense di tutelare i singoli colori nel settore della moda è però apparso in aperto contrasto con la circostanza che la clientela che acquista “capi firmati” spesso associ particolari colori con rinomate imprese: si pensi all’“azzurro Tiffany”, all’“arancione Hermès”, al “rosso Ferrari”, al “rosso Valentino”.

La pronunzia della District Court è stata dunque oggetto di impugnazione da parte di Christian Louboutin, a cui si è unito il supporto di due amicas curiae (Tiffany & Co. e l’International Trademark Association) allarmate dalle conseguenze che sarebbero potute derivare nel settore da un’eventuale conferma della decisione di primo grado.

All’opposto, la Corte d’appello statunitense ne ha significativamente ribaltato l’orientamento ritenendolo in contrasto con i dicta della Corte Suprema – espressi in primis nel caso Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. del 1995 (per cui non sussistono obiezioni astratte all’utilizzo di un colore come marchio se tale colore ha acquisito un secondary meaning) – ed ha riconosciuto il significato acquisito dal marchio Louboutin, seppur limitato ai soli casi in cui il colore rosso della suola sia in contrasto con il colore del pellame della scarpa.

Anche in Francia il marchio è stato oggetto di un’accesa controversia giudiziaria, il cd. “affaire Louboutin vs. Zara”, il cui esito ha però segnato una battuta d’arresto alla tutela del segno.

Il 30 maggio 2012, la Corte di cassazione parigina, confermando la decisione d’appello, ha escluso la sussistenza di qualsiasi contraffazione da parte di Zara France per la produzione di scarpe dotate di suola rossa e ha ritenuto nullo il marchio “internazionale” semi-figurativo fatto valere in giudizio da Christian Louboutin in quanto – secondo la Corte – lo stesso era privo delle proprietà di chiarezza, accuratezza, precisione, intelligibilità, obiettività e del carattere distintivo necessari.

In particolare, ad avviso della Corte di Parigi, il segno registrato appariva bidimensionale, ma con caratteristiche e curvature che avrebbero dovuto essere riportate tridimensionalmente e che non consentivano neppure di comprendere se il marchio di colore fosse applicato sul lato interno o esterno dalla suola; inoltre, il colore rosso appariva indefinito, tanto che – si legge sempre nella sentenza della Corte francese – per superare la debolezza del marchio contestato, Christian Louboutin aveva depositato in corso di causa un nuovo marchio tridimensionale con l’indicazione di uno specifico codice Pantone (prima non specificato). Conseguentemente, nessuna tutela è stata riconosciuta dalla Corte francese a Christian Louboutin, neppure attraverso l’inquadramento del comportamento di Zara France come concorrenza sleale.

A prescindere dalla decisione d’oltralpe sul marchio internazionale di Louboutin, si osserva che l’attuale registrazione come marchio europeo del colore rosso da parte della Commissione dei Ricorsi dovrebbe conferire allo stilista una certa sicurezza sulla tutela del proprio segno d’impresa in tutto il territorio UE.

Non si può tuttavia negare che, in ambito internazionale, le incertezze sulla tutelabilità della “suola rossa” appaiano tutt’altro che svanite; è recente la pronunzia assunta in ultima istanza dal Tribunale Amministrativo Federale svizzero (il 27 aprile 2016), con cui è stato confermato il diniego di applicazione del marchio internazionale di Louboutin in Svizzera, poiché – secondo il giudice elvetico – il colore rosso applicato alle suole di calzature costituisce un segno banale, decorativo e privo di carattere distintivo.