Marchi simili: alcuni casi

Scopriamo insieme alcuni casi emblematici di marchi simili, che svelano l’importanza cruciale della protezione legale del marchio. Questi esempi illustrano come la tutela del marchio sia una necessità strategica per salvaguardare l’identità e il successo di un brand.

Marchi simili: Freddo e Freggo

Hai mai mangiato un gelato Freddo? E un Freggo? Io non ho provato nessuno dei due (a Roma hanno aperto un Freddo ma non un Freggo) e quindi non so dire quale sia meglio. Se non posso giudicare il gusto, certo i marchi mi sembrano piuttosto simili e non solo a me.

Fatto

La ricorrente (Freggo), ha cercato di registrare il suo marchio figurativo rappresentato sopra come EUTM per beni e servizi nelle classi 30 e 43. Si è opposta la resistente (Freddo) basando la sua difesa, tra le altre, sul marchio figurativo precedentemente registrato e rappresentato qui sopra, per prodotti e servizi nelle classi 29, 30 e 43. (Causa T-243/16; Freddo SA contro EUIPO; Giudizio del 18 luglio 2017, UE: T: 2017: 522; Lingua del caso: EN.)

L’opposizione è stata ritenuta fondata.

La ricorrente ha proposto appello. La commissione di ricorso (BoA) ha respinto l’appello per i seguenti motivi. La BoA ha trovato i segni visivamente simili e concettualmente non simili. Il marchio registrato anteriormente aveva un grado medio di “distinctiveness” intrinseco. La BoA ha preso i marchi in relazione al consumatore medio francese e spagnolo. Ha valutato che il marchio “FREDDO FREDDO” rappresenta il nucleo del segno, mentre la ‘TENTAZIONE’ non rappresenta il nucleo del marchio cosi come i coni, che hanno un debole carattere distintivo.

Nel complesso, la BoA ha evidenziato un’alta probabilità di confusione.

I motivi di opposizione del ricorrente alla decisione della BoA:

• (i) non aver preso in considerazione i marchi controversi ciascuno nel suo complesso;
• (ii) non aver preso in adeguata considerazione l’elemento parola “tentazione”
  nel marchio anteriormente registrato,
• (iii) non aver considerato il carattere distintivo in sede di valutazione della probabilità di confusione;
• iv) aver adottato approcci contraddittori sul significato o l’assenza di significato del termini “tentazione” e “freddo” nel marchio anteriore cosi come percepito in lingua francese e dal consumatore spagnolo.
  

In sostanza

Il GC ha respinto l’opposizione, sottolineando che la BoA aveva considerato tutti gli elementi dei marchi sia visivamente che dal punto di vista concettuale. La BoA non ha, quindi, solo considerato la parola ‘freddo freddo’ nel marchio anteriore. L’elemento ‘Tentazione’ è stato preso in considerazione, ma il nucleo del marchio è ‘freddo freddo’. Il GC ha sottolineato la necessità di distinguere tra: i) il carattere distintivo del marchio anteriore, che determina la protezione accordata e ii) il carattere distintivo di un elemento del marchio composito, vale a dire la capacità maggiore o minore di tale elemento di identificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio è stato registrato come proveniente da un’impresa particolare, che è fattore di valutazione della somiglianza dei marchi (par. 54-61).

Il termine «freddo» poteva essere interpretato dai consumatori francesi e spagnoli come significato freddo, è debole. La giurisprudenza ha evidenziato differenze tra l’italiano ‘freddo’ e gli equivalenti francesi e spagnoli ‘froid’ e ‘frío’. D’altra parte, ‘tentazione’ era solo leggermente diverso in spagnolo e francese e, di conseguenza, sarebbe stato capito.

Hall & Oates v. i cereali Haulin’ Oats: rischio di confusione tra marchi simili

“Hall & Oates” pensano che il nome dei cereali  “Haulin’ Oats” crei confusione con il nome della loro band e fanno causa. La normativa in tema di marchi stabilisce che, per poter costituire oggetto di tutela come marchio, il segno deve presentare certi requisiti , che sono detti requisiti di validità del marchio, in quanto la loro mancanza  determina la nullità  dello stesso ex art. 47 L.M.

Essi sono la capacità distintiva, la novità, la verità e la liceità.

Nel caso di specie, il marchio utilizzato dalla società Beta, registrato posteriormente al marchio della società Alfa, sarebbe apparentemente privo, dunque, del requisito della “novità”.

L’art 17 L.M.  chiarisce cosa debba intendersi per “nuovo” .

Ai sensi dell’art 17 L.M. non sono nuovi:

• i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi  costanti nel commercio(art 17, lett.a)  L.M.);
• i segni identici o simili a quelli già usati da altri in Italia come marchio per prodotti o servizi identici o affini, qualora sussista un rischio  di confusione per il pubblico che può anche consistere in un rischio di associazione tra i due segni (art 17, b) L.M.);
• i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna, adottato da altri  nell’ambito di attività imprenditoriali identiche o affini ( art. 17, 1° comma, lett.c)  L.M.)
• i segni identici o simili ad un marchio già da altri registrato in Italia, o qui efficace e in seguito a domanda depositata in data anteriore, per prodotti o servizi identici o affini(art. 17 e) L.M.);
• i segni identici o simili ad un marchio che goda di rinomanza, anche se registrati per prodotti o servizi non affini, qualora ritraggono dalla notorietà del marchio anteriore un indebito vantaggio o arrechino allo stesso un pregiudizio (art. 17 g L.M.);
• i segni identici o simili ad un marchio già efficace in Italia in forza di un diritto di priorità, o, se comunitario, di una valida rivendicazione d’anteriorità.

Ad un attenta lettura del testo normativo appare evidente che la questione in esame può essere riportata sotto la lettera d) dell’art 17.

A differenza delle altre ipotesi, nella lettera d) dell’art. 17 viene in rilievo  un dato non sostanziale ma formale.

In forza di questa norma, infatti, per escludere la novità del marchio, è sufficiente la registrazione o l’anteriore deposito (seguito da una valida registrazione) di un marchio eguale o simile ad esso, a prescindere  da un suo uso anteriore”.

Alla luce della normativa testè menzionata il marchio registrato dalla P.D.M. s.r.l., in quanto successivo ad un marchio simile già registrato, sarebbe invalido, ex art 47 L.M.

Rischio di confusione tra marchi simili: tra “Hall & Oates” gruppo musicale e “Haulin’ Oats” cereali.

Hall e Oates sono un duo musicale statunitense nato nel 1969 a Filadelfia e formato dal cantante Daryl Hall ed il musicista e produttore John Oates. La formazione raggiunse l’apice del successo tra la fine degli ’70 e la metà degli anni ’80  specializzandosi in un mix di Pop Rock e R&B da loro stessi definito Rock and soul. Tuttora in attività, continuano a produrre nuovo materiale ed a suonare con successo in tournée. Complessivamente il progetto Hall e Oates ha posizionato 34 singoli nella Billboard Hot 100 e venduto 60 milioni di album in tutto il mondo.

Gli avvocati della band hanno citato in giudizio, per contraffazione di marchio, “la Early Bird Foods & Co.” per il gioco fonetico tra il nome della loro band – il noto marchio Daryl Hall and John Oates – e un nuovo prodotto di cereali denominato “Haulin’ Oats” – Granola.

A fondamento della causa per contraffazine di marchio instaurata a New York si legge che, secondo gli avvocati della band “ormai da anni la società citata in giudizio sta cercando di agganciare il nome degli artisti ai prodotti legati all’azienda”.

In particolare, il prodotto incriminato della società con sede a Brooklyn, vende per 27 dollari tre confezioni di cereali on line, sul suo sito appena nato “Early Bird Foods & Co”. Si tratta comunque di un prodotto genuino di fiocchi d’avena e sciroppo d’acero.

La band è comunque molto affezionata al “tema dell’avena” : WHOLE OATS è sia il nome della società dei due cantanti che quello del loro album di debutto del 1972.

Marchi simili: Kraftwerk contro Kraftwerk

La tutela del marchio registrato grava essenzialmente sul suo titolare a cui spetta il compito di “sorvegliare” sui marchi depositati/registrati nel corso del tempo, allo scopo di intervenire immediatamente a tutela dei propri diritti di esclusiva.

La prima forma di tutela è il ricorso alla procedura di opposizione nei confronti della registrazione di un marchio identico o simile da parte di altri soggetti. Altrimenti, di fronte alla violazione di un marchio, si offrono diverse soluzioni: dall’invio di una lettera di diffida all’azione legale contro il presunto contraffattore.

Kraftwerk contro Kraftwerk: una band contro una batteria ecologica

La notizia, apparsa su Rolling Stone, riguarda la tutela del marchio Kraftwerk.

Per chi non lo sapesse i Kraftwerk (in tedesco “centrale elettrica”) sono una band tedesca di musica elettronica formatasi a Düsseldorf nel 1970.

Sono considerati i pionieri della musica elettronica e il loro stile ha influenzato la popular music della fine del XX secolo determinando la nascita di nuovi generi musicali.

La formazione classica, che registrò la maggior parte degli album e che ottenne il maggiore successo, era composta dai fondatori Ralf Hütter e Florian Schneider con Karl Bartos e Wolfgang Flur, che lasciarono il gruppo durante gli anni ’80.

Ma “Kraftwerk” non è solo il gruppo che ha cambiato il corso della storia musicale.

Kraftwerk è anche il nome di una batteria ecologica per dispositivi portatili che su Kickstarter ha fruttato alla casa produttrice—la eZelleron di Dresda—l’invidiabile somma di 1.5 milioni di dollari.

La batteria Kraftwerk “è la batteria portatile del futuro: è alimentata a gas, si ricarica in 3 secondi e permette di alimentare qualsiasi dispositivo dotato di un ingresso USB”.

Sarà stato contento Ralf Hütter, storico fondatore del gruppo e depositario del marchio Kraftwerk, nell’apprendere della batteria ecologica che si ricarica anche con il gas per gli accendini.

L’entusiasmo di Hütter ha raggiunto il suo apice nei giorni scorsi quando i legali del musicista hanno presentato alla corte del Delaware un’istanza per violazione dei diritti sul marchio commerciale dei Kraftwerk.

Sicuramente la eZelleron si difenderà opponendo il significato tedesco della parola “Kraftwerk” – centrale elettrica.

“Ma quante persone al mondo assocerebbero il nome al mero significato anziché alla band synth pop più famosa di sempre? Probabilmente nemmeno i tedeschi e questo non presagisce buone notizie per la start-up tedesca”.

I kraftwerk sono stati protagonisti anche di un’altra causa di diritto d’autore relativa all’uso di un sampling. Se vuoi saperne di più CLICCA QUI

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