Marchio di forma

Partiamo dal presupposto che anche un marchio di forma è tutelabile e registrabile. La normativa sui marchi, sia a livello nazionale che internazionale, oltre alla protezione di loghi e parole, prevede anche una specifica forma di tutela per i c.d. marchio di forma o marchio di prodotto o marchio tridimensionali.

Cosa è un marchio di forma

I marchi di forma hanno ad oggetto proprio la forma del prodotto o parte di esso o la sua confezione. Ci sono marchi che combattono la loro battaglia da anni: KitKat, Toblerone, le caramelle Haribo e i Taxi di Londra!

Un marchio di forma ha come oggetto la forma tridimensionale del prodotto, parte di esso o la sua confezione. Il Codice della Proprietà Industriale stabilisce l’impossibilità di registrare come marchio di forma un segno costituito esclusivamente:

• dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
• dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
• dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Dunque quali sono i requisiti che deve avere un marchio di forma?

• Il primo requisito è la distintività. Il pubblico deve poter essere in grado di riconoscere l’origine commerciale del prodotto esclusivamente dalla sua forma non comune e/o banale.
• Altro requisito è che la forma non sia necessaria per riuscire ad ottenere uno specifico risultato tecnico.
• L’ultimo requisito, è che la forma conferisca un valore sostanziale al prodotto. È necessario che la forma del prodotto rimanga così impressa nella mente del consumatore da incidere in maniera “sostanziale” sulla sua scelta al momento dell’acquisto del prodotto.

La disciplina del marchio di forma

Uno degli esempi pratici ai quali solitamente si fa riferimento per rendere chiaro il concetto di marchio tridimensionale, è il famoso torrone al cioccolato della Toblerone, oppure il mattoncino della lego, oppure la bottiglia della Coca-Cola.Per completezza, è giusto indicare altri esempi classici, come il famoso “Cubo di Rubik” e le caramelle “Orsetti d’Oro” della Haribo.
Il marchio di forma della caramelle Haribo Il padre aveva fondato la fabbrica nel 1920 dandole il nome che è diventato poi famoso: Hans Riegel Bonn – Haribo (Haribo sta per le iniziali dei tre nomi). Negli anni 50 la Haribo cresce rapidamente, aumentando il numero dei dipendenti e il giro d’affari. Si espande all’estero con filiali in Olanda, Francia, Gran Bretagna, Austria e Svezia.

Haribo v. Coca-Cola

Coca-Cola ha presentato un’opposizione negli Stati Uniti contro Haribo per la registrazione del marchiordelle caramelle a forma di bottiglia di cola. Coca-Cola dice che la forma delle caramelle assomiglia molto alla bottiglia di Coca-Cola, forma utilizzata da quasi un secolo, divenuta un’icona mondiale. Dalla somiglianza, i consumatori percepirebbero una connessione tra le due società. Haribo ha da tempo messo in commercio delle caramelle simili alla bottiglia di Coca-Cola. Non sappiamo se Coca-Cola si opponga anche a quell’utilizzo o se sia preoccupata solo della volontà di Haribo di registrare il marchio di forma. Il 26 maggio, le parti hanno presentato una mozione per sospendere il procedimento per 180 giorni, il che suggerisce che ci sia in corso una transazione.

Haribo v. Lindt

Tutto inizia nel 2011, quando l’azienda svizzera Lindt & Sprüngli lancia la linea di orsetti di cioccolato “Goldbär”, ricoperti da stagnola dorata e fiocco rosso al collo. Un anno dopo arriva l’accusa da parte della Haribo. La società rivendica la paternità dell’orsetto. Sostiene trattarsi di una copia delle sue famosissime caramelle:

• per via dell’analogia forma,
• ma anche per il fatto che su ogni confezione di caramelle fosse riportato un orsetto giallo con nastro rosso intorno al collo.

La sentenza di primo grado fu favorevole alla tesi di Haribo. I giudici di appello ritennero però che le somiglianze tra i due prodotti non fossero tali da confondere i consumatori. Da ultimo è intervenuta la corte federale tedesca, che ha ribaltato in favore della Lindt il precedente verdetto sulla base della non sussistenza di somiglianze sufficienti da confondere i consumatori.

Il marchio di forma del cubo di Rubik

Il cubo di Rubik, meglio noto come “cubo magico”, non andava registrato come marchio ma come brevetto. Lo ha deciso la Corte Europea, tenendo in considerazione il meccanismo complesso che sta alla base del gioco, rigettando le decisioni assunte dal Tribunale europeo e dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (Euipo). L’interpretazione mira ad evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche utilitarie di un prodotto. L’Euipo ha adottato una nuova decisione, tenendo conto di quanto dichiarato dalla Corte di giustizia. Il caso risale al 1999, quando la società inglese Seven Towns, che detiene i diritti di proprietà intellettuale del cubo di Rubik, chiese la registrazione del gioco come marchio tridimensionale. Nel 2006, la società tedesca Simba Toys, chiese all’ufficio europeo Euipo l’annullamento del marchio tridimensionale, ritenendo che il gioco comportasse una “soluzione tecnica consistente nella sua capacità di rotazione” che non avrebbe dovuto essere tutelata come marchio. Alla domanda l’Euipo e, successivamente, il Tribunale rispose rigettando il ricorso della società. Il caso poi è sfociato dinanzi alla Corte UE. La corretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii) L’EUTMR richiede, come primo passo, l’identificazione delle “caratteristiche essenziali” della tridimensionalità. Il secondo passo è la valutazione delle caratteristiche necessarie per ottenere un risultato tecnico. Lo scopo del cubo magico in questione è un gioco che consiste nel completare, come se fosse un puzzle, un cubo tridimensionale a colori generando sei colori e sei diverse facce.

Questo scopo viene raggiunto mediante rotazione assiale, verticale e orizzontale, e la formazione di righe di diversi colori fino a raggiungere i nove quadrati di ciascuna faccia del cubo che devono essere dello stesso colore. Analizzando le caratteristiche essenziali del segno, il consiglio giunge alla conclusione che ciascuno quadrato colorato rappresenta le caratteristiche necessarie del prodotto rappresentato dal segno, tali da eseguire la sua funzione tecnica. Quindi il segno nel suo complesso rientra nel divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii). La registrazione deve essere dichiarata non valida.

Il caso “Toblerone”

Nel 1908, presso l’ufficio Federale per la Proprietà Intellettuale di Berna, venivano registrati e brevettati marchio e ricetta di quella che poi diventerà la barretta di cioccolato più particolare e famosa della storia. Ma perchè questa forma? Il suo nome e la sua caratteristica forma triangolare sono riconosciuti in tutto il mondo, così come il packaging triangolare. Si dice che ricordi il caratteristico profilo naturale del monte Metterhorn nelle Alpi Svizzere. Sotto ogni piramidina di cioccolato è impressa una delle lettere che compongono la parola Toblerone.

Diretto concorrente del Toblerone è la sua versione inglese: Twin Peaks. Il direttore commerciale di Poundland, catena di supermercati britannica, Barry Williams, ha dichiarato di aver creato un’alternativa perché la forma del Toblerone non è cosi distintiva da essere un marchio valido. Per questo ha deciso di lanciare un nuovo prodotto: Twin Peaks.

Con un gusto britannico e con tutti gli spazi nei posti giusti

La Poundland afferma che la forma a prisma triangolare del Toblerone, registrata come marchio comunitario nel 1997, non è più distintiva in parte a causa dell’esistenza della nuova versione.

Nestlé v. Cadbury

La sfida delle barrette al cioccolato per vedere convalidato il marchio di forma, ci riporta alla disputa di Nestlé contro il rivale di sempre Cadbury, per la forma del Kit Kat. La battaglia di Toblerone ha riguardato la stessa questione: può quindi una forma essere abbastanza distintiva da funzionare come marchio?

Dextro e Ritter Sport

Nelle decisioni del 18 ottobre 2017 la Corte federale di giustizia tedesca, ha annullato 4 decisioni del Tribunale federale specializzato in materia di marchi e brevetti, ed ha invalidato i marchi di forma delle barrette energetiche “Dextro” e dei cioccolatini “Ritter Sport”. In tutti e quattro i casi, era indiscusso (prima della BGH) che le forme avessero acquisito il carattere distintivo attraverso l’uso.
Nei primi casi, sono state protette le forme delle tavolette energetiche dextro (vendute sotto il marchio “Dextro Energy”). Si tratta di due barrette divise da una linea concava longitudinale. L’altra forma, invece, è rappresentata dalla confezione e dalle tavolette vengono vendute impacchettate una sopra l’altra.

Il Tribunale ha ritenuto che la forma fosse necessaria per ottenere un effetto tecnico nel senso del § 3, comma 2, punto 2, del codice di proprietà intellettuale (corrispondente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), ii) della legge marchi Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: e) i segni costituiti esclusivamente: ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Il Bundesgerichtshof (la Corte di Cassazione) non è d’accordo ed annulla le decisioni. I bordi e gli angoli smussati della tavoletta energetica hanno un “effetto sensoriale quando consumate” (“eine sensorische Wirkung beim Verbrauch”). La forma del cioccolato e delle barrette energetiche tedesche può essere un marchio registrabile?
Gli altri due casi riguardano la forma dell’imballaggio dei cioccolatini venduti sotto il marchio “Ritter Sport”. Il Tribunale aveva considerato la forma dell’imballaggio derivante dalla natura degli stessi cioccolatini (art. 3, n. 2, comma 1, del codice dei marchi commerciali, corrispondente all’art. 4, n. 1, lett. E), i). La Corte ha ritenuto che la forma quadrata non fosse una caratteristica essenziale dei cioccolatini (“ist keine wesentliche Gebrauchseigenschaft von Schokolade”) ed ha annullato la decisione del Tribunale.

Nespresso e la forma della capsula del caffè

Se pensi ad una capsula del caffè quale forma ti viene in mente? Pensi sia solo quella della Nespresso o pensi alla Nespresso perchè te l’ha detto George?

La capsula del caffè ha quella forma particolare perchè serve a proteggere l’aroma irresistibile del caffè. Le capsule proteggono il caffè dall’aria, dalla luce e dall’umidità mantenendo il caffè fresco fino al momento della degustazione. La capsula ha questa forma specifica perché durante l’estrazione permette all’acqua di penetrare in modo uniforme attraverso il caffè macinato. E quindi? Il Tribunale federale svizzero (TF) ha respinto un ricorso dell’azienda con sede a Vevey (VD) contro una decisione della giustizia vodese. Nel giugno 2000, Nestlè ha chiesto all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) la registrazione della forma della capsula. L’IPI, che ha inizialmente aveva respinto la richiesta, .dopo le critiche di Nestlé, ha finito per registrare la forma. La protezione è stata rinnovata per l’ultima volta nel maggio 2020. Nel frattempo, Nestlé ha chiamato in giudizio la società Ethical Coffee. Ethical Coffee Company, è una società fondata nel 2008 dall’ex amministratore delegato di Nespresso, Jean-Paul Gaillard, che produce capsule di caffè, compatibili con la macchina Nespresso, ma completamente biodegradabili!

Dopo una battaglia legale e diverse perizie, la Corte ha dichiarato la nullità del marchio distintivo concesso dall’IPI alla capsula Nespresso. Il TF, al quale si è appellata Nestlé, è giunto alle stesse conclusioni giudicando la forma della capsula di dominio pubblico. Per il TF deve prevalere il motivo di esclusione della necessità tecnica della forma. Ovvero, una forma non può essere registrata come marchio se deve per forza essere usata da un concorrente che vuole commercializzare un prodotto simile. Stando a una perizia, forme leggermente diverse presentano difetti: sono meno resistenti allo schiacciamento quando la macchina è chiusa, sono difficili da estrarre, sono più complesse da fabbricare e sono più costose.

La Corte Federale dei Brevetti tedesca (Bundespatentgericht) ha dichiarato nullo a metà novembre il marchio di forma relativo alle capsule Nespresso. Ai sensi dell’art. 3(2)(2) della Legge tedesca sui marchi di impresa, corrispondente all’art. 4(1)(2)(ii) della Direttiva 2008/95/EC, il marchio è stato dichiarato nullo trattandosi di un segno costituito esclusivamente “dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico“.

La forma del London Black Cab

Per quelli ignari di ciò che è accaduto, la Corte d’appello britannica ha confermato una decisione che ha affermato che la registrazione della forma del London Black Cab non è valida. Puoi leggere qui la decisione.

Non solo la forma non era distintiva ma anche non c’è stata dimostrazione del fatto che fosse diventata distintiva. Il caso è nato perché un’altra società stava cercando di lanciare un taxi che nella forma ricordava quella tradizionale e iconica del London Taxi. A questo punto vale la pena soffermarsi sul concerto di iconico. Sicuramente, come alcuni di voi pensano che la forma del taxi inglese sia iconica. Effettivamente lo è. La domanda a cui rispondere sarebbe: cosa pensi quando vedi una macchina con questa forma?

Forse un taxi di Londra? E l’altra domanda sarebbe: solo una società dovrebbe avere il diritto assoluto e perpetuo di produrre auto con quella forma e di escludere altri dal mercato? Probabilmente la risposta questa volta sarebbe no no. Quale è il punto di vista che ci interessa?. Il Giudice della Corte Suprema ha affermato che interessa solo il punto di vista del conducente, dal momento che il marchio è stato registrato per i taxi e non la prestazione del servizio taxi, e solo i titolari del taxi sono interessati alla discussione sulla validità del marchio di forma. Come decidiamo se il marchio è registrabile senza la prova della distinzione acquisita? La Corte ha concluso che la forma del taxi inglese fosse significativamente distintiva rispetto ad altre forme di auto a noleggio. Era solo una variante. Che cosa serve per provare che una forma abbia acquisito distintività? Il test è se il marchio è identificato da una parte rilevante dei consumatori come un servizio o prodotto di quella impresa rispetto che di un’altra. Il problema è che la forma di un prodotto è generalmente non troppo importante, quasi ignorata dai consumatori, a meno che non sia talmente pubblicizzata e percepita come unica. I Giudici, hanno focalizzato il problema della forma del London taxi sul fatto che non fosse stata pensata cosi in origine, ma solo fosse successo e solo dopo fosse diventata una forma iconica.

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