Riassegnazione nomi a dominio: riassegnazione dominio contestato

Riassegnazione nomi a dominio: la riassegnazione di un dominio contestato

La procedura di riassegnazione di un nome di dominio ha un’importanza notevole. Infatti può portare a dover trasferire al ricorrente il nome di dominio registrato da altri senza titolo o illegittimamente.

(Scopri le correlazioni tra nome a dominio e marchio)

Riassegnazione nomi a dominio: i 3 presupposti

I presupposti per ottenere detto trasferimento sono 3, cumulativi e non alternativi:

• che il nome di dominio contestato sia identico o confondibile col marchio su cui il ricorrente vanta diritti oppure anche solo col suo nome e cognome;
• che l’assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome di dominio.

L’assegnatario sarà ritenuto avente diritto se:

1. prima di avere notizia della contestazione, abbia usato o si sia preparato ad usare nel commercio il nome di dominio o il nome ad esso corrispondente.
2. Oppure — si tratta di ipotesi alternative — se è conosciuto con quel nome anche se non si tratti di marchio registrato.
3. Infine, se sta facendo attualmente un legittimo uso non commerciale del nome di dominio o anche un uso commerciale, ma senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. La prova negativa, che sarebbe richiesta secondo il requisito generale (mancanza di titolo nell’assegnatario), si trasforma dunque in prova positiva, facilitando l’istruttoria giudiziale;

• che l’assegnatario abbia registrato il nome — e tuttora lo usi — in mala fede.

Esistono 4 serie di circostanze che costituiscono prova della malafede.

Si tratta di quelle che siano sintomatiche:

• dell’intento di registrare il nome di dominio con lo scopo primario di disporne poi verso il ricorrente o verso un suo concorrente a titolo oneroso, purché per un corrispettivo (si badi: «monetario o meno» e quindi anche ove il corrispettivo consista in un altro bene, ad esempio un altro nome di dominio o una partecipazione societaria) che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione e il mantenimento del nome di dominio;
• dell’intento di registrare il nome di dominio per impedire al titolare di identico marchio di registrarlo in proprio, purché vi sia rapporto di concorrenza;
• dell’intento di registrare soprattutto per danneggiare gli affari di un concorrente o per usurpare nome e cognome del ricorrente;
• dell’intento di usare il nome di dominio per attrarre utenti di internet a scopo di profitto, creando confusione col marchio del ricorrente.

La procedura di riassegnazione dominio in Italia

La Procedura di Riassegnazione dei nomi a dominio nasce per contrastare il fenomeno del Cybersquatting (accaparramento di nomi a dominio).

Il Cybersquatting

L’espressione anglosassone cybersquatting, così come la locuzione domain grabbing (da to grab=ghermire) e domain squatting, indica l’attività illegale di chi si appropria di nomi di dominio corrispondenti a marchi commerciali altrui o a nomi di personaggi famosi per realizzare un lucro sul trasferimento del dominio a chi ne abbia interesse od un danno a chi non lo possa utilizzare.

La registrazione in malafede

Chi ritiene di aver diritto all’uso di un nome a dominio registrato da altri in malafede, può attivare una procedura per la riassegnazione del dominio.

Condizioni per attivare una procedura di riassegnazione nome di dominio

• Il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto a un marchio, un segno distintivo aziendale, un nome e cognome.
• L’attuale intestatario non ha titolo/diritto in relazione al nome a dominio oggetto di reclamo
  Il nome a dominio deve essere stato registrato e utilizzato in malafede.
• Se le condizioni a. e c. vengono provate, il nome a dominio contestato verrà trasferito al legittimo titolare.

Per le contestazioni riguardanti nomi a dominio aventi estensioni diverse dal .it, consultate il database dell’Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale (OMPI-WIPO).

La Procedura di Riassegnazione dei nomi a dominio in Italia

I soggetti che possono ricorrere alla procedura.

Non essendo possibile la mera cancellazione del nome a dominio contestato, solo chi può registrare domini .it è legittimato ad iniziare la procedura

Tutela offerta al ricorrente.

Nelle Procedure italiane non è possibile richiedere la sola cancellazione del nome a dominio contestato, ma è necessario chiederne la riassegnazione.

Diritti tutelati.

Nelle procedure italiane è tutelato anche il diritto al nome delle persona fisica, anziché il solo marchio.

Onere probatorio.

Le procedure italiane addossano al resistente di provare il proprio diritto al nome a dominio.

Tempistica del procedimento.

I termini per le repliche nelle procedure italiane sono più lunghi, mentre quelli per ricorrere alla giustizia ordinaria dopo una decisione sfavorevole sono adeguati ai tempi della giustizia italiana.

Riassegnazione nomi a dominio e casi di conflitto

Partendo dall’ipotesi — forse la più frequente — di marchio registrato anteriore e nome di dominio uguale o simile ottenuto successivamente da terzi, possiamo avere il caso dell’attività uguale o affine (concorrenza merceologica), a sua volta da distinguersi a seconda che esista o meno una sovrapponibilità di mercato geografico, e il caso dell’attività non affine, a sua volta da distinguersi a seconda che il marchio sia rinomato o no.

II caso semplice è quello tra imprese non concorrenti: la titolare del marchio non potrà in alcun modo impedire all’altra impresa di utilizzare il nome di dominio assegnatole, se non, forse, con azione prettamente civilistica di abuso del diritto.

Il caso di concorrenza merceologica ma non territoriale è meno semplice: dal momento che la rete attualmente non distingue in base al criterio territoriale. Ne segue che il secondo arrivato anche se sia titolare di marchio anteriore al nome di dominio del concorrente, dovrà chiederne alla RA uno leggermente modificato.

Se la concorrenza è sia merceologica sia territoriale, allora il rimedio sopra accennato non varrà. Il primo arrivato otterrà il nome di dominio, con la possibilità per l’altro di promuovere la procedura di riassegnazione e/o causa civile, da utilizzare poi verso la RA per ottenere il trasferimento a proprio favore: in tale caso il nome di dominio sarà alla fine assegnato a chi verrà riconosciuto come avente diritto sul segno distintivo (tradizionale) corrispondente.

Qualora il marchio anteriore sia rinomato, secondo i principi generali l’area merceologica riservata al titolare si amplierà notevolmente: anzi, si amplierà per qualsiasi marchio, in misura pari alla sua rinomanza o, meglio, pari al contenuto comunicazionale di cui il marchio venga caricato.

Come nel conflitto tra marchi tradizionali, si deciderà caso per caso se ricorrano i requisiti per la tutela allargata, salvo ritenere che per i marchi rinomati (o per quelli celebri) la tutela extramerceologica sia illimitata.

La mera registrazione senza l’uso, però, uso che consiste almeno nella messa in linea di un sito con un minimo di messaggi promozionali, non può essere sanzionata: altrimenti non si può sapere né se il soggetto sia un imprenditore, né comunque in quale settore voglia utilizzare il sito.

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